亞律國際專利商標聯合事務所

106年度新修訂專利審查基準

專利進步性審查基準

1.發明所屬技術領域中具有通常知識者可為「一群人」之情況
跨領域案件或以技術團隊進行研究之案件(分子生物或遺傳工程等)考量該發明所屬技術領域之具體事實，亦不排除該發明所屬技術領域中，具有通常知識者可為一群人。

2.進步性之判斷原則-整體審查
應以審查專利之發明的整體(as a whole)為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否被輕易完成。

3.進步性之判斷原則-結合是否明顯
審查進步性時，通常會涉及複數引證之結合，應考量該發明所屬技術領域中具有通常知識者，是否有動機能結合複數引證之技術內容，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，避免後見之明。

進步性審查時，應以每一請求項所載之發明的整體為對象，依據進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量。再者，不得就申請專利之發明內容產生的後見之明，判斷申請專利之發明能被輕易完成而不具進步性，應將申請專利之發明的整體與先前技術進行比對，且先前技術之引證文件間需有關連性與動機結合為申請專利之發明，以此作成客觀的判斷。

喪失新穎性/進步性之例外審查基準(優惠期)

1.優惠期的期間
發明及新型之優惠期的期間由現行6個月修正為12個月；設計之優惠期的期間維持6個月。

2.鬆綁得適用優惠期之公開事由
公開事由包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事。

3.公開態樣
將公開事由之二種情事合併，不限制公開之態樣，以涵蓋所有之公開態樣，但是若以專利公報之公開態樣，則不適用優惠期規定。

4.優惠期之主張
刪除專利申請人須於申請時同時主張優惠之規定，不以申請時續明為要件，但是於優惠期無法直接認定符合適用要件時，申請人仍有證明義務。

修定之優惠期雖於以鬆綁及放寬，但是優惠期之適用，仍須申請人敘明事實並予以證明，因此，建議申請人若有優惠期的期間內公開之證明文件，申請人應保存一切可能證明文件，例如：保密約定、公開授權書、實驗日誌等，以利日後申請專利審查時佐證之用。

更正審查基準

1.判斷更正是否造成實質變更
由該發明所屬技術領域中，具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該請求項發明之具體目的。若請求項引進技術特徵無法達成或減損更正前請求項的發明目的，即屬實質變更公告時申請專利範圍。

2.更正事項之樣態-不明瞭記載之釋明
對於公告後之申請專利範圍而言，若易造成解讀困難，將引用記載形式的請求項改寫成獨立項，亦屬不明瞭記載之釋明。

關於發明目的，本次修正尚明訂「原則上，判斷各請求項之發明目的，係由該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依每一請求項所載之發明的整體為對象，並審酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效，認定該發明之具體目的。惟對照於說明書未揭露但可直接推導者，亦可採認為該請求項之發明目的」。

本次更正審查基準之修正使更正內容是否屬實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之判斷更為明確，對於專利核准公告後之更正申請應有相當之助益。

舉發審查基準

1.舉發伴隨更正時例外不視為撤回之情形
同一舉發案件中有多次提出更正者，僅審查最後提出之更正，其他更正均視為撤回。惟應注意，若前、後更正內容未重疊，且無衝突或不明瞭時，原則上應探求專利權人真意，若未表示意見，前、後更正均應審查。

2.同一專利權有多件舉發案之審查原則
同一專利權有多件舉發案，如僅其中一舉發案有伴隨更正時，經通知後仍未指定伴隨之其他舉發案或逾期未回復，該舉發案伴隨之更正應先審查，其他舉發案再依該更正之公告本審查。

3.更正是否有實質擴大或變更
舉發伴隨之更正內容是否有超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍或實質擴大、變更公告時之申請專利範圍(於設計專利為圖式)，因更正申請係專利權人之防禦，且該更正未經核准公告，尚非屬可舉發之事由，不得列為該舉發案審查之爭點，僅可作為審查更正准駁之參考。

針對舉發伴隨之更正內容是否有實質擴大或變更之比對基準，於修法前以原公告本為比對基準，於106年度新修訂之舉發審查基準以最新公告本為準。

結論

綜上所述，希望藉由本文之介紹，提供申請人得知新修訂專利審查之內容， 以及審查基準之趨勢，讓申請人於申請專利時，作為參考之依據，並提供有效之 幫助。