亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Apr 10, 2017

專利優惠期大鬆綁,專利申請更簡便

文 / 林佳保 資深副理

我國自九十二年修法引進新穎性優惠期制度,之後並陸續修法放寬適用情事,一百零二年修法後更廣泛適用於新穎性及進步性。依據我國專利法第二十二條第三項及第四項規定,在專利申請日前六個月以特定態樣公開發明內容者,如於申請專利同時聲明主張優惠期並敘明公開事實及日期,該等公開不影響專利要件,申請人仍有取得專利保護之可能。

然而,前述之優惠期規定除了要於六個月期間內,還限制了需要以特定態樣公開發明內容,以及須於申請時同時聲明等要件,均對申請人適用優惠期造成限制。造成企業及學術機構實際上要應用優惠期來申請專利時,仍有諸多不足或造成困擾之處。

因此,立法院於105年底參酌美國專利法第一百零二條第(b)項、日本特許法第三十條、韓國專利法第三十條等規定,將發明專利之優惠期期間放寬為本國專利申請案申請日前十二個月,並將發明、新型及設計專利得適用優惠期之公開態樣及程序要件一併放寬,以鼓勵技術之公開與流通。 


修法後專利法第二十二條第三項及第四項之條文

「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者,該事實非屬第一項各款 或前項不得取得發明專利之情事。
因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不適用前項規定。」
*專利法第一百二十二條第三項及第四項規定,設計為事實發生後六個月內申請。


其修法之重點歸納如下

(一)放寬適用優惠期之情事

首先,法條中可直接看出申請人適用優惠期之情事不再僅限於因實驗公開、刊物發表或陳列於政府主辦或認可之展覽會,而是放寬到申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實都可適用。其詳細說明如下:

(1)申請人本意所致之公開:
指公開係導因於申請人之意願或行為,但不限由申請人親自為之者。因此,申請人(包括實際申請人或其前權利人)自行公開或同意他人公開,均應包括在內。

(2)非出於本意所致之公開:
指申請人本意不願公開所請專利技術內容,但仍遭公開之情形。按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者,固應屬非出於本意之公開,若出於錯誤之認識或疏失者,亦應屬之。

例如:申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務,但實非如此;申請人本無意公開,但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者,亦屬非出於本意之公開。


(二)刪除申請時需同時敘明之規定

再者,修法後之專利法刪除了原先第二十二條第四項規定,主張優惠期必須於申請時同時主張,即須於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。如此一來,可避免申請人因疏於主張而喪失優惠期之利益,但仍建議申請人若申請前有公開之情事,應妥善保存相關公開之文件及書面資料,以作為日後佐證之用。 

(三)新增在我國或外國依法於公報公告者不適用之規定

修法後之專利法第二十二條第四項增訂了:「因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不適用前項規定。」主要是因為專利公開公報或專利公報所致之公開目的在於避免他人重複投入研發經費,或使公眾明確知悉專利權範圍,與優惠期之主要意旨、規範行為及制度目的均不相同,因此明定不適用。

但若是公報公開係出於疏失,或其他人因為直接或間接得知申請人之創作內容後,未經其同意所提出專利申請案之公開者,該公開仍不應作為先前技術,仍可適用於優惠期之規定。 

 舊法新法
優惠期間專利申請日前6個月公開。發明/新型:專利申請日前12個月公開。
設計:專利申請日前6個月公開。
適用態樣一、因實驗而公開者。(設計無)
二、因於刊物發表者。
三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。
四、非出於其本意而洩漏者。
申請人出於本意或非出於本意所致公開。
*因申請專利而在我國或外國依法於公報上所為之公開係出於申請人本意者,不適用。
申請時聲明除『非出於其本意而洩漏者』應於申請時敘明其事實及其年、月、日,並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。無需聲明及檢附證明文件。


專利法與優惠期有關之部分條文修正案,已於本(106)年度1月18日經總 統公布。智慧局也將會陸續召開公聽會討論所擬「專利法施行細則部分條文 修正草案」及「程序審查基準修正草案」等相關配套措施。有興趣的申請人 ,可以多多關注本所所發佈之新訊,或多留意智慧局所發出的研討會訊息。

參考資料

1.立法院第 9 屆第 2 會期第 14 次會議議案關係文書。
2.1051230 專利法部分條文修正條文對照表。

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