亞律國際專利商標聯合事務所

比較台灣及美國商標授權制度之差異

台灣法令制度

關於台灣商標授權制度，主要規範於商標法第39條至第41條即：

第39條：明定商標授權分為專屬及非專屬授權二種且登記之效力在於對抗第三人，同時規範被授權人於不同授權情形時之權利範圍，其中所謂「對抗」係指因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準，又所謂「第三人」限於對主張未經登記有正當利益的第三人，旨在保護交易行為的第三人。

第40條：規範專屬及非專屬授權人得否再授權他人。
第41條：規範經登記之授權，於下列情事下，得檢附相關證據，申請廢止授權登記

1. 商標權人及被授權人雙方同意終止者。其經再授權者，亦同。
2. 授權契約明定，商標權人或被授權人得任意終止授權關係，經當事人聲明終止者。
3. 商標權人以被授權人違反授權契約約定，通知被授權人解除或終止授權契約，而被授權人無異議。
4. 其他相關事證足以證明授權關係已不存在者。

從上可知，我國商標授權制度，並不規範授權的實質內容及授權後是否影響消費者往後消費可選擇品質同一商品或服務之權利，且觀諸我國商標法對於僅授權卻未妥適管理授權商標造成消費者上揭權利損失之情形，也無任何規範條文，著重於商標授權人與被授權人之間及授權登記與否所影響對抗第三人之效力。

美國制度及案例

美國商標法之規範意旨，不僅在於保障一般消費大眾及市場公平交易秩序，亦兼顧保護商標所有人之權利，此所有人之權利包括使用權，排他權，移轉權及授權他人使用之權利等。美國商標法制度上雖沒有明定是否需要主管機關提出授權登記，然在美國商標審查手冊2015年10月版1201.03(e)License and Franchise Situations (Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP)中規定:“商標權人未能對被授權者或加盟者實施適當的管理，可能會被(法院)認定放棄該商標「A trademark owner who fails to exercise sufficient control over licensees or franchisees may be found to have abandoned its rights in the mark」。

而實務上當商標授權人與被授權人依契約自由原則訂定授權契約時，如未對被授權人使用該商標的商品或服務作適當的品質控制，使得消費者預期所有標示相同商標的商品有一致的品質，但卻因商標權人未對被授權人的商品進行品質控制，被授權人商品品質與商標權人使用同一商標的商品品質不一致，消費者因而購買到品質不佳的產品或品質不一的產品，因而被欺騙，則該商標即有可能因草率授權(Gross License )或稱“赤裸授權” (Naked License)、未監督授權(uncontrolled license)被法院認定商標權人因其行為或缺少必要的行為而非自願(involuntary)性放棄其商標權，相關案例如下：

1.Barcamerica對抗. Tyfield案

商標權人Barcamerica並未與被授權人約定商標商品監督細節，實際上也未進行任何品質管控措施，故其商標『Da Vinci』遭地方法院認定草率授權而判決撤銷。於上訴法院中，Barcamerica雖主張由於被授權人製造的葡萄酒也擁有良好的品質，因此消費者不會因被授權人使用其商標『Da Vinci』，而被欺騙購買到品質不佳的葡萄酒，地方法院認定其商標授權為草率授權之判決有誤。然上訴法院指出被授權人製造商品的品質好壞與商標權人的授權是否為草率授權無關，本案重點在於商標權人未達到品質控制的要求，因此地方法院的判定並無誤。

2. Clark Yocum 對抗Warren Covington 1982 TTAB(商標訴訟暨訴願委員會)

在Clark案中，Yocum是最早使用『PIED PIPERS』服務商標的人，嗣後因身體狀況已無法演出，故與RCA 簽訂授權契約同意由RCA 使用該服務標章。之後Yocum 又同意Lee Gotch也可以使用PIEDPIPERS 之名於其樂團，條件為該團百分之五之收益，並同意不監督、控制及規定服務品質標準 。接著在1970 年，RCA 又用PIED PIPERS 之名錄製Jo Stafford-RCA 為Readers Digest 做特集，Yocum聲稱RCA 逾越授權範圍，雙方最後達成和解，由RCA 付款給Yocum，但約定Yocum不得過問錄音製作過程。故在兩次的合意授權中，Yocum僅要求對方給付權利金而從未約定任何監督之條款，也未實質督導音樂品質，之後Yocum 欲撤銷Warren Covington的商標，但委員會指出Yocum曾經有兩次草率授權紀錄，兩次授權都只顯示Yocum只要求對方付權利金，卻完全不管被授權人使用該商標的情況，因此已放棄其商標權，Yocum所提出之撤銷申請不成立。

結論

商標是採行屬地主義，換言之，要在哪裡主張商標權，就必須在當地國申請註冊商標。而現今交通發達、自由貿易往來便利，國人於各地經營商品或提供服務的機會頻繁，除了要注意是否已在當地取得註冊商標，以避免仿冒商品擾亂市場，卻無權利可以主張；如嗣後因市場拓展需將商標授權他人使用也應確切了解各國商標授權法令制度，並及早於事前規劃佈局，以期在將來可能的爭訟中取的先機。