亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Apr 10, 2013

美國專利資訊揭露書介紹

 

根據美國 37 C.F.R. §1.56(a) 規定,無論是參與申請案的申請或審查過程之人(包括發明人、受讓人、代理人等),均有義務向美國專利商標局(USPTO)公正誠實地呈報其已知悉且對該申請案之可專利性有重要影響(material to patentability)的先前技術(prior art),而資訊揭露書(Information Disclosure Statement,簡稱IDS)即是專利申請方履行前述義務所需提交的文件資料。

簡單來說,專利申請方有協助審查的義務。如所知悉的先前技術與案件的可專利性有關,就應提呈作做為審查委員的參考,以便與該申請案內容比較並做出適切的審定。否則,審查委員如未檢索到足以駁回申請的相關先前技術而因此授予專利權,日後仍可能造成已取得的權利喪失。雖然在專利說明書中的技術背景部分已提及該發明基礎的先前技術,但通常內容較為精簡,未能完整清楚揭露前案與本案的關聯,仍應提交IDS做為佐證或補充。

在美國專利訴訟過程中,他人得以合法手段對專利權人是否確實履行資訊揭露之義務進行搜證,如「證據開釋程序」(discovery procedure)及「口頭證詞筆錄」(deposition)等。
若專利權人明知有相關的先前技術存在卻未主動呈報,經他人成功舉證,則專利權人將被認定為意圖欺瞞(intent to deceive)USPTO以取得專利權或較大的專利範圍,此一瑕疵極可能導致其專利權被法院裁定為不可實施。

雖然隱瞞提報的舉動不一定會被他人成功舉證,但是依照美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,簡稱CAFC)的判決案例以及美國專利訴訟對於證據調查的強大能力,其可能性絕對是存在的。為避免日後專利侵權糾紛可能面臨的質疑及挑戰,建議於申請過程中確實向USPTO提呈IDS,以取得較穩固的專利權利保護。

以下針對提呈IDS相關注意事項進行介紹:

需要呈報的內容

(1)與本案相關的前案
(2)本案在其他國家申請的相對(corresponding applications)所收到審查意見通知及其引證資料
(3)任何與本案之可專利性相關的資料,如報章、雜誌、期刊、論文及其他文獻等

如上述內容(2)為非英文的文件資料,則必須同時提呈英譯本;但由於全文翻譯費用高昂,申請人可依據本身預算考量以下列文件擇一呈送以符合規定:

(a)引證案全文英譯本或其相對案之英文公告本 
(b)引證案之英文摘要 
(c)引證案重點整理(摘要、專利範圍或實施方式說明)之英譯本
(d)各國審查意見之英譯本 
(e)所有引證案與本案的分析對照表 

但需注意,如選擇提呈(a)以外的文件,USPTO審查委員仍可能會要求進一步的英譯資料。

呈送時機


根據美國37 C.F.R. §1.97規定如下:

Ⅰ. 申請日起三個月內
→ 為節省費用建議申請時一併提出。

Ⅱ. 收到第一次官方通知前

Ⅲ. 收到第一次官方通知後至收到最終官方通知前
→ 由於其他國家相對案所收到審查意見通知及其引證資料皆需向USPTO呈報,對於申請人最經濟的方式是在此階段一次提出。

Ⅳ. 收到最終官方通知後至繳納領證費前
→ USPTO通常不再檢視此階段才提出IDS,實務上也少有申請人在這時提出。然而,若有足以影響本案專利權的前案出現,如他國相對案的引證資料,即使可能造成本案權利範圍的變動,仍建議以請求繼續審查(Request for Continued Examination,簡稱RCE)方式提出IDS,以確保日後權利的穩定性。

Ⅴ. 繳納領證費後
→ 通常是考慮重提延續案(continuation application,簡稱CA)才會在此階段提呈IDS。

上述呈報IDS的費用會因為其所提出的時機點不同及呈報之資料種類而有不同。
 

2013-4月亞律智權雙月刊(2).pdf
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