亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Oct 11, 2012

淺論專利佈局

文 / 鍾文菁 國外部經理 整理編輯

所謂之專利佈局係為專利申請的安排與部署。簡單說新研發的產品是否應該提出專利申請、應該在何時提出專利申請、申請哪一種型式的專利(發明、新型或外觀設計)、在哪些地方提出申請?上述均為專利佈局的一部份。申請專利所要達成目標是透過取得專利權使企業利潤最大化,而完整的專利佈局與適切的使其與公司經營策略及目標相互契合,將是主導企業獲利的關鍵。

專利權為屬地主義,所以欲在哪裡獲得專利權保護就必須到該國提出專利申請,但多數的申請人並無法在研發初期或專利商品化前確定該專利品應該在哪些地區取得專利保護。再者專利佈局與專利的生命週期有關,不同類型的專利有不同的保護年限,而該專利品被商品化後該產品也有生命週期,因此何時申請與獲准專利後是否要持續維護該專利權也與佈局相關。
有些產品的研發是依據現有產品進行小改良或修正,但從專利申請開始一直到取得專利權、後續專利權維護等成本,常常是申請人考慮的重點,因此是否該針對每一次改良都提出新的專利申請案亦常常困擾著申請人,從這一點為出發點來探討時要考量的以下數種樣態。

1.地毯型:

申請人原來在該技術領域的地位或申請人希望在該技術領域取得領導地位,那綿密的申請案即為其中非常重要的一環。通常建議申請人在此時採取地毯式的專利佈局,有系統性地在產品或製程的每一態樣或步驟中佈滿專利來形成地雷區以提高競爭對手在原有專利品上進行改良的競爭門檻,以阻絕競爭者進入。

2.單點型:

申請人有預算考量希望把花費運用在公司的主要產品上,建議申請人採單點或特定專利佈局,亦即用一個或少數幾個專利來保護某特定用途的發明,申請與維護成本較低,但相對的是缺點是競爭對手較容易透過迴避設計來避開專利的效力,不具阻絕競爭者進入市場之效果。

3.策略型:

申請人無法負擔大量專利申請及維護成本,但希望在專利戰局中保持一定優勢,則建議申請人採用策略路障型專利佈局,即針對特定產品領域所必須之技術設置路障,此策略型佈局花費一般介於地毯式及單點式之間。

4.包圍型:

對於較慢進入產品市場之申請人,可能面臨主要基本技術之專利權以被產業先進所擁有,此時進入市場建議採圍堵或包圍式的專利佈局,即以多個改良專利包圍住競爭對手的重要專利,形成競爭對手不得不考慮與其進行專利之交換授權,以取得最大市場利益。

同時專利佈局包含了要在哪些國家、區域提出申請?

此時申請人應考量其本身條件,並就以下數個面向為其考量點:

1.技術面:
不同的技術領域通常會需要不同國家的專利保護。

2.市場面:
已開發國家通常是主市場都有其戰略意義,但對某些產業而言,開發中國家可能有其重要性,如製藥或消費電子業,該國之人口數會是很重要的考量。

3.營收面:
目前企業本身在不同國家營收規模及未來發展預測,均具有參考價值。

4.競爭面:
競爭同業之所在地,是要封鎖競爭同業的主要戰場,即使是小國,也可能有一定的重要性(例如製藥業或鐘錶技術等在瑞士或是精密機械之於台灣)。

5.預測面:
競爭同業的動向及未來經濟市場走向的預測,各國市場發展、人口遷移、研發量能、就業比率、政經法制、智權價值等因素都是可以提供專利佈局時就選擇申請國別的重要指標。

最後是該申請何種態樣的專利,一般專利申請可分為發明、新型、外觀等三種類別,除了一般法律規定的申請依據外,申請人常會有可以申請發明也可以申請新型,我到底該申請哪一種類型的專利這類的疑問。過去經濟景氣是十年一循環,現今社會變動加快,國際交流變多,產品生命週期可能是三年、五年也有可能是數個月(例如消費性電子產品),這時候應該考慮的是產品本身的生命週期到底有多長、該次改良的突破性高底、本次改良對未來的產品應用性及影響性的深遠度、應該建立多長時間的競爭門檻來決定申請的類型。例如有些產品生命週期為三年,但申請發明專利的審查時間可能就超過三年,而且該專利在未來產品應用度並不高時,就應該選擇申請新型專利而非發明。但如果該發明可多方應用於不同產品線或其為未來產品的發展基礎時,就應該以發明專利申請為主,在輔以同案另提新型專利申請來加強保護。而就申請產品外觀設計部份,除了申請外觀專利外另可依設計的獨特性及運用的範圍考慮是否有可能以立體商標做為保護的標的,以延長其保護年限。

專利佈局與產業發展及商品化有密不可分的關係,倘若專利權無法在企業的運作及營收上發揮作用,將無法具有真正價值。易言之,專利佈局應在技術商品化與技術產業化的需求下去整合不同領域知識,其所涵蓋之範圍很廣泛,需要多方參考不同意面向,方能做出最佳之安排及佈局。

2012-10月亞律智權雙月刊(1).pdf
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