亞律國際專利商標聯合事務所

亞律智權雙月刊 Feb 10, 2012

我國發明實體審查之請求時機

文 /  專利部 李伯昌

按,我國專利法中,針對發明專利案的實體審查,係採請求審查制,即發明專利申請人除須提交發明專利申請書之外,尚須提起實體審查之請求,我國智慧財產局才會對該發明專利案進行實體審查。

其中,有關發明專利實體審查,依申請時間可分為申請時一併請求與延遲請求,另依智慧財產局之處理速度則可分為一般實體審查及加速實體審查,以下將分別說明之。


依申請時間

申請時一併請求實體審查

申請人在提交發明專利申請書時,可一併提起實體審查,此為最常見的實體審查請求時機,我國智慧財產局會在收受申請後,待該發明專利案公開後排入實體審查流程。

延遲請求實體審查

有時候,申請人在提交發明專利申請書的時點,不一定會一併請求實體審查,可能的原因很多,例如尚待尋找合作伙伴、廠商或可能的買主、技術仍持續開發中而欲日後主張國內優先權等,此時即便該發明專利案已公開,智慧財產局亦不會主動排入實體審查流程,即可達到延遲審查的目的。但須注意的是,第三人仍可依現行專利法第37條規定提起實體審查,實體審查費用則由該第三人支付。


依智慧財產局處理速度

一般實體審查

一般而言,當申請人未為其它主張時,智慧財產局會於發明專利案公開後排入實體審查流程,審查時間依發明專利案類別自18個月至36個月不等,且目前我國智慧財產局待審案件累積有十五萬件之譜,依統計平均約需44個月左右才會收到初審審查通知。申請人除了等待審查之外,尚可在以下時機請求加速審查。

加速實體審查

(一) 優先審查1
依專利法第39條第1項規定,發明專利申請案公開後,如有非專利申請人為商業上之實施者,專利專責機關得依申請優先審查之。換言之,當申請人發現有他人就其已公開的專利案為商業上之實施(包括製造、使用、販賣、為販賣之要約、為上述目的而進口等),即可檢附有關證明文件向智慧財產局提起優先審查,智慧財產局將於提起優先審查之日起10個月內發出審查意見。

(二)加速審查
為顧及專利申請人權益,智慧財產局於98年1月1日起試辦發明專利之加速審查,並於99年1月1日修正申請事由有三,其包括:

  1. 外國對應申請案經外國專利局實審而核准者
  2. 外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者
  3. 為商業上實施所必要者,針對上述事由1、2,原則上智慧財產局會在受理申請加速審查時起6個月內發出首次審查通知,而針對事由3則為9個月內;依據98年1月至100年11月底之統計,依據事由1、2所提起的加速審查,平均可在3個月內接獲首次審查通知,而針對上述事由3者,平均也可在4個月內接獲首次審查通知。可見,提起加速審查,將有助於大幅減少首次接獲審查通知的時間。

值得注意的是,倘欲依事由3提起加速審查申請,自100年7月1日起須一併繳交加速審查申請規費4000元,且若發明專利案在申請時尚未公開,則應一併提出提早公開申請並繳交提早公開規費每件1000元。

(三)專利審查高速公路計畫
專利審查高速公路制度,係指當一專利申請案之部分或全部請求項在第一申請局(office of first filing,簡稱OFF)經過實質審查獲准專利後,該案申請人可以藉由提供給第二申請局(office of second filing,簡稱OSF) 相關資料,使OSF得以利用OFF的檢索與審查結果,進而加速該案件的審查。
我國目前已與美國專利商標局簽訂專利審查高速公路計畫,因此若我國申請人在我國及美國就同一發明專利案提起申請並主張優先權者,當第一申請局(例如美國)經實質審查而獲准該發明專利,則申請人可在第二申請局(例如我國)提起專利審查高速公路之加速請求,從而於短時間內先後在兩國取得發明專利。

以上為我國發明專利實體審查之相關事項說明,由於我國智慧財產局就發明專利案之審查時間較長,若申請人有早日獲取專利之需求時,應善用各種加速審查之制度,以確保申請人之權益。

備註

1.現行專利法中關於優先審查之制度,尚有第90條第三項規定:「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者,專利專責機關得優先審查。」惟此規定係指舉發案涉及侵權訴訟案件之優先審查,而非指發明專利申請而言,故在此不予贅述。

2012-2月亞律智權雙月刊.pdf
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