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問題意識

商標法第18條第1項規定：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」，我國商標法所規範之商標，除了以文字、圖形、記號或其聯合式所構成之「平面商標」外，於92年5月28日修法後，亦承認得以「立體形狀」申請註冊商標。然無論是平面商標或立體商標，既是「商標」，自然都應該要具備商標最基本的特性-識別性，換言之，立體商標仍必須具備使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別的功能，此除為第18條文義解釋之結果外，另可參92年修法理由提到「工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，參考日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項等皆明定商標涵蓋立體形狀之國際趨勢，爰增訂立體形狀亦得為本法所稱之商標」亦可明確得知。

如觀察現行商標法第18條及修法理由之說明，似乎可以認為我國商標法保護之客體，目前已擴及商品本身或其包裝之造型，然值得進一步思考的是，商標法目前固然已擴及保護商品本身的「立體形狀」，但在商標權人僅以文字、圖形、記號等申請並取得「平面商標」之情形，商標法之保護是否仍得擴及該等平面商標立體化之商品？換言之，如將他人已註冊之「平面商標」製作成立體商品，是否可能構成「商標使用」？並因此構成商標侵權？此一問題於實務上存在分歧甚久，迄今似乎仍未統一見解，以下列舉、節錄、整理實務判決上對此議題的各種看法及理由構成，並嘗試據此為初步思考。

實務見解初探

一、商標商品化構成侵權之見解(一) 最高法院 92年度台上字第1879號裁定(節錄)
本案扣案鬧鐘係使用近似被上訴人註冊商標圖樣「HELLOKITTY」、「MYMELODY」之立體造型，並將該造型商品拍照後，使用於包裝盒上，而判斷系爭鬧鐘及其包裝盒上圖示，是否侵害被上訴人之商標專用權，應依「異地異時隔離」原則及「通體觀察」原則為準，縱二者對照比較，能見其差別，但異時異地，個別觀察，不易見其差別時，亦仍構成近似。再依「通體觀察」原則，其外觀與被上訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別及注意時，致生混淆，當已侵害被上訴人之商標專用權。本件系爭「HELLOKITTY」及「MYMELODY」商標之商品，加上使用「HELLOKITTY」及「MYMELODY」之外盒標示，消費者自外觀視之，即會誤認為「HELLOKITTY」與「MYMELODY」，進而購買此種商品，故被上訴人主張上訴人明知扣案商品係使用近似其上開商標，意圖販賣而輸入，即堪採信。

又按依商標法規定申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法第六十一條、第六十二條有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標專用權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益。

(二) 台灣高等法院台南分院89年訴字第95號民事判決(節錄)¹
就粗淺之文意解釋方法而言，商標法並未禁止商標之立體使用，或言及商標商品化或立體化商品不受商標法保護。我國雖尚未開放「立體商標」註冊登記行政程序，惟查，行政程序是否開放商標註冊，乃涉及行政審查作業，與本案被告之行為是否侵害原告之商標專用權，乃屬不同範疇，與商標法第六十二條之意旨無涉。而行政審查作業為顧及審查程序與公告之書面性、抽象性、簡便性、行政體系負荷可能等等因素，暫不容許商標專用權人將所有商標呈現之型態註冊，實為技術如何克服，亦不可當然認為將原告註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護。再者，日本現行商標法之商標定義規定與我國雷同，可准予註冊之對象似限於平面商標（當然亦有認為應包含立體商標註冊之學者，例如關根秀太）。該國立體商標之申請註冊案件皆以平面性方式准予註冊者。若有第三者以立體方式使用時，其商標權效力是否可及，實務上雖不曾有案例，但學說上不乏持肯定見解者。日本學者小野昌延認為「註冊商標既然廣泛地以立體性型態使用者，這是不爭的事實，發揮商標的功能，已經難以排除立體性使用之型態...從阻止侵害商標權之角度觀察，立體型態之使用也應屬於直接侵害之行為。」「在商標商品上所顯示的平面性文字或圖形，使用時，以立體呈現者，如果把呈現立體之部分予以排除，視覺上能感受到如同平面性文字或圖形...(中略)從社會一般通念上，縱使它所展現者係立體的，也可視同如平面性商標」另法務部司法官訓練所實務研究會第二六期討論案結論認為「依商標法之規定，於同一或類似商品上使用相同或近似於他人已註冊之商標圖樣或未經註冊之外國著名商標，即屬商標專用權之侵害。本例行為人無論係以他人商標圖樣做成自己商品之整體，或於商品或包裝上印滿他人之商標圖樣，均屬商標權之侵害。」，亦同此旨，是依商標法之文義解釋、歷史解釋與比較法解釋，並符合人民之感情期待與法律常識，商標法第六十二條規定之「近似他人商標圖樣」之侵害態樣，當然包括侵害商標商品化或立體化商品，以保障商標專用權及消費者利益。

查原告之商標「HELLOKITTY」自一九七六年問世以來，即以其獨特可愛之造型可愛動人，廣受世人喜愛，於臺灣除註冊於文具、飾品、鐘錶等各類別商品外，其為相關大眾所共知之商標圖樣，顯無疑義，原告之商標既為名牌，直接將該商標立體化為商品，以凸顯該品牌之流行或高品質之價值意識，達到美觀之目的，確已吸引消費者，引起消費者廣泛迴響。因此一大眾只要見識該標識，無論其呈現之型態如何，般均將之視為同一來源，且商標商品化除美觀外，仍具有商標之表彰商業信譽與商品來源之功能。是以，商品化、裝飾化不僅符合消費常態，與商標功能並不相斥。故被告將系爭商標主要表徵部分立體化、裝飾化，堪認為商標使用型態之一種。

(三) 智慧財產法院98年度刑智上更(三)字第2號刑事判決
對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用。

本案扣案如附表一編號4至8所示之有關之商品即與附表二所示之「史努比」、「多拉Ａ夢」、「小熊維尼」商標圖樣近似，此有現場查獲照片附卷可憑，顯見該扣案之有關之商品已使用該告訴人取得專用之商標圖樣，且係用作表彰商品之來源，並非用以功能性或裝飾性之設計，而商標之使用，只要該表徵足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之表徵，並得藉以與他人商品相區別，並作為營業上商品之識別標識（參商標法第五條）即可，並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之圖樣。

(四) 智慧財產法院106年度刑智上易字第45號刑事判決² 
又依92年5月28日修正前商標法第6條規定申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標權及消費者利益（最高法院92年度臺上字第1879號民事裁定參照）。而商標法於92年5月28日修正後，開放立體商標之註冊，凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀（包括商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、商品或商品包裝容器以外之立體形狀、服務場所之裝潢設計等），倘能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源，即得申請註冊。又消費者亦未必確知商標係以平面或立體註冊，若將平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，故將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法合理使用之情事，應構成商標權之侵害。

經查，系爭商標係以文字、圖形組成之平面圖樣，其雖非立體形狀之商標，惟系爭商標指定使用於玩偶商品，與系爭商品係同一商品；且系爭商標與系爭商品構成近似，已見前述；又系爭商標係著名商標，具有相當之識別性，則被告意圖販賣，自大陸買入作成商品形狀，外觀近似於系爭商標之系爭商品，並於網路公開陳列販售，足使購買玩偶之相關消費者認識其為表彰系爭商標商品之標識，即構成商標之使用；且相關消費者未必知悉系爭商標係以平面或立體註冊，相關消費者隔時異地觀察結果，會誤認系爭商品與系爭商標係同一或關聯來源而產生混淆誤認之虞。是被告辯稱系爭商標僅限平面使用，系爭商品係立體商品，即非作為商標使用云云，尚非可取。

二、商標商品化不構成侵權的見解(一) 最高法院75年度台上字第6201號刑事判決
按商標法第六十二條所保護之商標專用權，限於其平面之圖樣或所用之文字、圖形、記號（見同法第四條）而不及於近似該商標之商品形狀。故若僅製造形狀近似於他人註冊商標之立體商品而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為（不正當競爭）但尚難以仿冒商標罪論擬。本件原判決以上訴人簡林光、陳進祥製造之企鵝玩具電風扇形狀與日商上流股份有限公司之註冊商標近似，應成立商標法第六十二條第一款之仿冒他人商標罪云云，其適用法則即有可議。

(二) 臺灣高等法院91年度上易字第1083號刑事判決³ 
八十八年商標法修正草案第五條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第五０三頁），然並未為立法院所接受通過；九十一年一月一日我國加入WTO後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第五條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，目前尚在審議中，亦未經立法通過。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則不得准予商標註冊取得商標專用權，此要係著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題（參徐火明教授著，從美德與我國法律論商標之註冊，中興法學第三十二期，第一三九頁；小野昌延著，註解不正競爭防止法，第三一頁；網野誠，前揭書第六七頁，與著作權有關部分並詳後述）。或謂：商標法申請登記雖暫不開放立體商標之註冊，亦不可當然認為將已註冊之商標圖樣立體化後，不受商標法之保護，蓋如何申請商標專用權與其保護範圍係屬二個不同層次之觀念，固非無見。惟於申請商標專用權之時，對於立體商標既不給予商標專用權，豈有另以二度空間之文字、圖樣取得商標專用權之後，反而取得原不給予之權利並受保護？申言之，申請商標專用權時原不給予立體商標之權利，自無從於其取得商標專用權後反而增大其權利範圍予以保護；（三）、商標法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布，商標法第六條第一項定有明文。商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義下，對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止；（四）、立體物上以立體形式單純性質再現平面美術或圖形著作之著作內容（例如小鴨卡通圖製成小鴨立體玩具），且該玩具改變小鴨卡通圖之著作內容者，非著作權法第三條第一項第五款所定之「重製」行為（卷附前揭刑事法律專題研究十八，第七九四頁；謝銘洋教授著，智慧財產權之基礎理論第四十五頁）。而著作物亦有取得goodwill（營業信譽）與吸引顧客力量之時，在報紙、雜誌與電視上出現的漫畫與電影角色，例如大力水手、米老鼠等，製造商要在自己商品使用，與其說是利用該角色在著作物上之價值，無寧是要利用有趣角色的goodwill，亦即利用顧客吸引力之關係（參楊崇森教授著，著作權之保護，第七頁）。因此，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。綜上所述，被告行為雖有可議，然事屬著作權法或公平交易法（不公平競爭部分即德國、日本之不正競爭防止法）（公平交易法有所謂先行政後司法原則）範疇…。

(三) 臺灣高等法院92年度上易字第2153號刑事判決 (節錄)
商標法第五條所定商標之定義，係包含文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，是商標僅及於二度空間平面上之文字圖樣，並未包含立體容器之外觀或造型包裝。八十八年商標法修正草案第五條原擬修正為「本法所稱之商標，係指任何文字、圖形、記號、顏色組合：『立體』形狀或其聯合式，足以使相關商品或服務之購買人認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者」，然並未為立法院所接受通過；九十一年一月一日我國加入ＷＴＯ後為配合TRIPS而修正之商標法，將其中第五條認商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、「立體形狀」或其聯合式所組成，然於九十一年五月二十九日修正公布之商標法中，該條文仍無任何修正。由此立法過程觀之，顯見我國商標審查上，就角色名稱或人物造形之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造形作成具體之商品，則尚不准藉商標註冊取得商標專用權，此要係涉及著作權法或公平交易法有關不公平競爭之問題。

九十二年五月二十八日修正公布之商標法已於第五條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請（但須公布日起六個月後始施行），所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。亦即「立體商標」與「商標之商品化」仍係二種截然不同之概念，「立體商標」之承認，仍不等於商標商品化之禁止。更何況商標之商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法律保護既已存在，若非仍有不足，是否須疊床架屋，一意擴張商標法之適用，強為解釋並非作為「商標」，僅係作為「商品」之物，亦逕以違反商標法之罪加以處斷，此等法律之適用，是否妥適，已不辯自明。本件既難謂係商標之使用，當無所謂販賣仿冒商品商標罪成立之可言。

商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形，是否包括商標之商品化，顯有可疑。又商標法第六十三條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。是告訴人雖提出最高法院九十二年度台上字第一八七九號民事裁定，略以「商標申請固不包括立體商標，惟其乃為避免商標圖樣之形狀、位置、排列、顏色改變，並非謂平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是商標法有關侵害商標專用權，當然包括侵害商標商品化或立體化商品之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益」等情，但將同為商標使用之刑事處罰與民事賠償混為一談，實有誤會。

本件所涉之玩偶，一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買，亦即消費者在進行購買決定之際，顯非將該等玩偶視之為一商標之辨識，作為購買決定之因素。也就是消費者根本未將該玩偶直接視之為商標甚明，此應係消費者購買該等玩偶，進行消費決定之實態，應無須司法實務強行擬制，硬將縱消費者亦不視為係一「商標」之本案玩偶商品，逕視為商標，而牽強適用商標刑法處罰。

(四) 智慧財產法院106年度刑智上易字第14號刑事判決
本條(即商標法第5條)立法理由曾說明：「所謂『行銷之目的』，與貿易有關之智慧財產權協定第16條第1項所稱之交易過程（in the course of trade ）之概念類似。」，是故判斷商標之使用是否構成商標權之侵害，其重點在於交易過程中，將他人商標商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷目的，即屬商標之使用，如係將他人商標作為「主要為功能性」之用途，而非作為商品辨識來源，即非屬商標使用。因之，行為人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而有相關消費者於交易過程致混淆之虞即屬商標之使用，惟於交易過程中如不足以使相關消費者認識其為商標，即非商標之使用，自不該當於修正前商標法第81條第1款所稱之商標「使用」。

又扣案之系爭皮包均需以開合方式打開與封閉，所使用之鎖扣之上附有「pigi」金屬銘牌，該照片顯示鎖扣與銘牌均為金屬，此外別無其他可識別產品來源之標識，而僅銘牌上載有「pigi」文字，依社會通念，認識該產品來源與其他皮包品牌區別者，應僅該銘牌所顯示之「pigi」文字，再扣案皮包售價為553元，與一般人認知告訴人公司出售皮包價格相距甚遠，是霈姬公司將告訴人之系爭商標作「主要為功能性」之用途，而非作為消費者辨識該商品來源之用，消費者不致誤認系爭皮包使用與告訴人系爭商標近似之鎖扣，即誤認該鎖扣為商標，亦不致誤認系爭皮包與系爭商標為同一來源之系列商品或誤認兩者間存在關係企業、授權關係、加盟關係等，故系爭皮包在該網頁銷售資訊並不致相關消費者混淆誤認…綜上所述，原審認扣案之系爭皮包與系爭商標圖樣雖屬近似，但系爭皮包使用金屬插扣，本具功能性目的，且插扣上方係使用霈姬公司註冊商標「pigi」，難認構成商標法第95條之商標使用，不構成商標法第97條之販賣仿冒商標商品罪。

(五) 臺灣花蓮地方法院99年度聲判字第1號裁定
又商標係為表彰產品之來源與信譽，故禁止他人使用於同一或同類商品，惟此禁止權之範圍應不包括商品本身，某乙係將某甲註冊取得商標專用權之動物圖形，以立體形態製成商品銷售，與一般商標之使用方法不同，不構成商標法之罪責（司法院76年9 月12日（76）廳刑一字第1669號函所附臺灣高等法院暨所屬法院法律座談會參照）。

本案被告係公開陳列販售立體商品，而非使用相同或近似於聲請人碩碧有限公司所註冊「玫瑰石聖賢書」之商標，顯與商標法第81條之構成要件有所不符。抑有進者，縱認被告有「商標商品化」之行為，然一般消費者選擇消費之際，所注意在於造型、式樣之創作而購買，絕非類如商標，作為商品之來源及品質之辨識，亦無以商標法第81條罪責相繩之餘地。又92年5 月28日修正公布之商標法雖承認立體商標，然聲請人碩碧有限公司並未申請註冊「玫瑰石聖賢書」之立體商標，且「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，亦與「商標商品化」之作為商品，猶屬二種截然不同之概念，前者之立法承認並不等於後者之禁止。從而，揆諸上開判決意旨，本案亦不足認被告有何違反商標法之罪嫌。

(六) 臺灣彰化地方法院99年度智易字第11號判決
現行商標法已於第5條規定商標得以立體形狀為立體商標之申請，所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。

況告訴人就附表一編號一所示之商標向經濟部智慧財產局申請立體商標登記，惟因該外觀造型尚不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，告訴人檢送之證據資料復無法證明該等立體商標圖樣經長期反覆不斷使用，已足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，業已遭該局依商標法第23條第1 項第1 款及同法第24條第1項之規定核駁（核駁號：T0000000號），此有經濟部智慧財產局99年8月3日智商0305字第09980366540號函文1紙在卷可稽，商標專用權人申請時既不得取得立體商標之權利，自無從於取得商標專用權後就此予以保護，已如前述。因此，前述平面商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又商標法第63條乃刑罰之規定，自受刑法第一條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止。

 (下期待續)